Classe de marcas no INPI: Como classificar a marca

Tela do site do sistema e-marcas do INPI para a fazer a pesquisa para registro de marcas por classe

A classe das marcas no INPI é decorrente de uma peculiaridade em relação ao sistema de registro de marcas e patente: o ramo do direito referente ao registro de marcas e patente é um dos que mais possuem relações internacionais para regulamentá-las.

Muito antes de pensarmos em “globalização” já haviam tratados internacionais para especificar características mínimas para o registro de marcas e patentes em todos os países que a ele aderiram.

Um exemplo de quão antiga é a interação entre os países em relação ao registro de marcas e patentes é a Convenção Unionista de Paris (CUP) firmado em 1883 mas, o tratado internacional que vamos abordar principalmente neste texto é o Tratado de Nice que aborda a classificação das marcas.

Origens do tratado de NICE para classificar marcas.

O tratado de NICE para a classificar as marcas foi elaborado no ano de 1957 na cidade de Nice na França.

Naquela época os primeiros efeitos de uma economia globalizada foram sentidos no sistema de registro de marcas e uma das maiores dificuldades era a verificação em diversos países se o termo “XPTO” estaria disponível para a atividade de desenvolvimento de software (vamos tomar como exemplo hipotético uma empresa que queira usar a XPTO para desenvolvermos este texto).

Como cada país pode adotar uma classificação específica ou simplesmente descrever o produto ou serviço para o qual foi concedido o registro da marca haviam dois problemas:

  1. Identificar os produtos e serviços para os quais a marca foi requerida e
  2. Dificultava que empresas estrangeiras soubessem se suas marcas estão disponíveis ou não para registro em diversos país

Para melhor entender o por que isso é um problema precisamos entender outros dois pontos:

  1. Quem pode requerer o registro de marca no INPI
  2. Podem existir duas marcas para produtos ou serviços que sejam diferentes e não compitam entre si?

Quem pode registrar a marca?

Uma empresa ou pessoa, principalmente no Brasil, somente pode obter o registro da marca para os produtos ou serviços que licitamente explorem, ou seja eu preciso poder exercer uma determinada atividade para então requerer uma marca para essa atividade.

Distância entre marcas: duas empresas podem usar a mesma marca para produtos diferentes?

Existe uma construção teórica denominada “princípio da distância entre as marcas“.

Este princípio, não trata da distância “geográfica” para considerar a proteção da marca.

Se você tem um marca fantasiosa, altamente inventiva e forte, como por exemplo o “XPTO” e atua no mercado de software na região sul, pouco importa que surja uma “XPTO” no mercado de software na Região norte do País, pois a proteção conferida pelo registro da marca é válida em todo o território nacional.

Então a que distância o princípio refere-se?

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Os agrupamentos e as relações entre as classes de marcas precisando ser levados em consideração para evitar problemas durante o registro de marcas

Em nossa lei de propriedade industrial (Lei 9.279/96) está previsto no Art. 124, XIX que diz que não podem existir marcas “semelhantes ou afins” para o mesmo segmento, ou seja, a distância é conceitual, dependerá da proximidade dos segmentos de mercado entre a marca que você pretende proteger e eventuais marcas já existentes.
Um exemplo que gostamos de usar em nosso escritório é referente à marca Bis e Biz, apesar da pouca diferença na grafia, o som dessas palavras são exatamente iguais, porém, Bis é um Chocolate e Biz, uma Moto.

Além da clara diferença que existe entre os dois produtos, Chocolate e Moto, ao entrar no mercado procurando por chocolate, você dificilmente comprará uma moto por engano, os locais de venda, os preços e o público são totalmente diferentes.

Outro exemplo seria a marca “Veja”, embora hoje em dia seja comum encontrarmos revistas em mercados, se formos comprar um produto de limpeza, dificilmente sairemos com uma revista simplesmente por que o nome é igual.

Aí temos já a primeira necessidade de divisão, para entendermos se um termo que se quer registrar como marca está disponível, haja vista este poder ser utilizado para identificar diversos produtos ou serviços.

Dessa necessidade inicial cada escritório de registro de marca e patente criou a sua própria forma de classificação.

O INPI criou e adotou uma classificação nacional que atendia seus propósitos, permitia que em uma pesquisa nacional identificássemos com maior facilidade para qual grupo de produtos ou serviços a marca estava registrada, e caso identificássemos uma possível marca semelhante, analisando mais profundamente poderíamos ter certeza quanto à possibilidade ou não de registrarmos a marca.

Ocorre que isso é ideal apenas no âmbito de cada país.

Imagine que a XPTO tenha criado um app que possa usado em diversos países, eles fizeram todo o trabalho de tradução e estão prontos para iniciar o trabalho de marketing do app mas resta uma dúvida:

“A marca do App pode ser registrada nos diversos países no qual se pretende utilizar o Aplicativo?”

Nesse caso, ainda que fosse para se ter uma ideia inicial quanto à possibilidade de registrar a marca, teríamos que consultar um profissional local, que conhecesse a fundo a classificação de cada país.

Entendo a classificação de NICE

Sendo assim, surgiu o acordo de Nice, que traz uma padronização para as classes

Primeiramente definiu-se uma divisão entre produtos e serviços, e então começou-se a detalhar grupos de produtos ou serviços que tivessem relação entre si.

O Acordo de Nice é normalmente referido por “NCL” do inglês “Nice Classification” (Classificação de Nice).

Ele é de grande importância para o sistema de registro de marca pois permitiu uma divisão clara para os produtos e serviços, permitindo a clara identificação da aplicação do registro de um termo.

Outra vantagem é que o acordo de Nice tornou a classificação “Coesa”, ou seja, entre todos os países que aderiram ao acordo essa classificação é sempre a mesma, criando identificadores que podem ser prontamente reconhecidos em diversos países.

Caso a nossa empresa de software XPTO quisesse registrar a marca nos EUA, e ao fazermos as buscas no USPTO (United States Patent and trademark office), órgão similar ao INPI no Brasil, e nos deparássemos com a marca XPTO e na indicação classe víssemos “NCL(8) 4” saberíamos imediatamente que o termo está sendo utilizado para indicar um “produto” e que possivelmente seja um óleo, graxa ou lubrificante, combustíveis, artigos para iluminação e velas, sendo que esta marca está no mercado a no mínimo dez anos, como sabemos isso?

Pela decomposição dos termos apresentados vamos lá:

  • NCL – > Sabemos que estamos diante da Classificação adotada pelo acordo de Nice, que é obrigatória para quem aderiu ao acordo, podendo ser a principal classificação utilizada ou auxiliar à classificação adotada pelo país.
  • (8) -> é a versão da classificação, como dito anteriormente, a primeira classificação data de 1957, no decorrer de quase 70 anos muitos produtos foram criados ou extintos, sendo assim a NCL está sob constante revisão, a versão utilizada quando do registro indicada pelo número entre parênteses logo após o termo “NCL”.
  • 4 -> A Classe 4 contém o conjunto específico de óleos lubrificantes, combustíveis e alguns comburentes.

Versões da classificação de NICE

Como visto acima, a classificação de NICE já teve diversas revisões, mas qual a importância disso?

Primeiramente sabermos em qual listagem estava quando foi registrada a marca, assim podemos saber se, por exemplo, um celular com um termo específico foi caracterizado assim pois ainda não existia o conceito de smartphone à época.

Outra informação importante é para o caso de em uma pesquisa internacional termos uma ideia da época em que foi registrada a marca, assim podemos traçar inicialmente uma estratégia, de se é melhor tentar anular a marca ou pedir sua caducidade, por exemplo.

Abaixo listamos os anos em que as revisões de Nice foram publicadas:

  • NCL(1) 1963;
  • NCL(2) 1971;
  • NCL(3) 1981;
  • NCL(4) 1983;
  • NCL(5) 1987;
  • NCL(6) 1992;
  • NCL(7) 1996;
  • NCL(8) 2001;
  • NCL(9) 2011;
  • NCL(10) 2013.

Desde 2013 uma nova versão é publicada anualmente, a atual é a versão 2015 da NCL(10), a previsão é que a NCL(11) seja publicada no final de 2016 para entrar em vigor no início de 2017.

Agora que podemos saber especificamente o por que existem as classes de marcas e a sua importância, vamos abordar suas divisões.

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Campo para a indicação da classe na qual se pretende verificar a existência de um determinado termo para o registro de marca

Classificação das marcas

Ao todo, nos dias atuais foram definidas 45 classes, que agrupam produtos e serviços.

Durante a elaboração da listagem, decidiu-se que os produtos seriam as primeiras classes e os serviços as últimas, assim da classe 1 a 34 temos apenas produtos, e da classe 35 a 45 temos apenas serviços.

As classes de marcas no INPI:

LISTA DE CLASSES
LISTA DE CLASSES DE PRODUTOS NO INPI
CLASSE 1 Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais não-processadas, matérias plásticas não processadas; adubo; composições extintoras de fogo; preparações para temperar e soldar; substâncias químicas destinadas a conservar alimentos; substâncias tanantes; substâncias adesivas destinados à indústria..
CLASSE 2 Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidação e contra deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.
CLASSE 3 Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios.
CLASSE 4 Graxas e óleos industriais; lubrificantes; produtos para absorver, molhar e ligar pó; combustíveis (incluindo gasolina para motores) e materiais para iluminação; velas e pavios para iluminação.
CLASSE 5 Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros, materiais para curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.
CLASSE 6 Metais comuns e suas ligas; materiais de metal para construção; construções transportáveis de metal; materiais de metal para vias férreas; cabos e fios de metal comum não elétricos; serralharia, pequenos artigos de ferragem; canos e tubos de metal; cofres; produtos de metal comum não incluídos em outras classes; minérios.
CLASSE 7 Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; chocadeiras.
CLASSE 8 Ferramentas e instrumentos manuais (propulsão muscular); cutelaria; armas brancas; aparelhos de barbear.
CLASSE 9 Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio.
CLASSE 10 Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura.
CLASSE 11 Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e para fins sanitários.
CLASSE 12 Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água.
CLASSE 13 Armas de fogo; munições e projéteis; explosivos; fogos de artifício.
CLASSE 14 Metais preciosos e suas ligas e produtos nessas matérias ou folheados, não incluídos em outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
CLASSE 15 Instrumentos musicais.
CLASSE 16 Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos em outras classes; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de escritório (exceto móveis); material de instrução e didático (exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres de imprensa; clichês.
CLASSE 17 Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos feitos com estes materiais e não incluídos em outras classes; produtos em matérias plásticas semiprocessadas; materiais para calafetar, vedar e isolar; canos flexíveis, não metálicos.
CLASSE 18 Couro e imitações de couros, produtos nessas matérias não incluídos em outras classes; peles de animais; malas e bolsas de viagem; guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria.
CLASSE 19 Materiais de construção (não metálicos); canos rígidos não metálicos para construção; asfalto, piche e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos.
CLASSE 20 Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos em outras classes), de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas.
CLASSE 21 Utensílios e recipientes para a casa ou cozinha (não de metal precioso ou folheado); pentes e esponjas; escovas (exceto para pintura); materiais para fabricação de escovas; materiais de limpeza; palha de aço; vidro não trabalhado ou semitrabalhado (exceto para construção); artigos de vidro, porcelana e louça de faiança não incluídos em outras classes.
CLASSE 22 Cordas, fios, redes, tendas, toldos, oleados, velas, sacos, sacolas (não incluídos em outras classes); matérias de enchimento (exceto borrachas e plásticos); matérias têxteis fibrosas em bruto.
CLASSE 23 Fios para uso têxtil.
CLASSE 24 Tecidos e produtos têxteis, não incluídos em outras classes; coberturas de cama e mesa.
CLASSE 25 Vestuário, calçados e chapelaria.
CLASSE 26 Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores artificiais.
CLASSE 27 Carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleo e outros revestimentos de assoalhos; colgaduras que não sejam em matérias têxteis.
CLASSE 28 Jogos e brinquedos; artigos para ginástica e esporte não incluídos em outras classes; decorações para árvores de Natal.
CLASSE 29 Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
CLASSE 30 Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
CLASSE 31 Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos em outras classes; animais vivos; frutas, legumes e verduras frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte.
CLASSE 32 Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sucos de fruta; xaropes e outras preparações para fabricar bebidas.
CLASSE 33 Bebidas alcoólicas (exceto cervejas).
CLASSE 34 Tabaco; artigos para fumantes; fósforos.
LISTA DE CLASSES DE SERVIÇOS NO INPI
CLASSE 35 Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório.
CLASSE 36 Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.
CLASSE 37 Construção civil; reparos; serviços de instalação.
CLASSE 38 Telecomunicações.
CLASSE 39 Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organização de viagens.
CLASSE 40 Tratamento de materiais.
CLASSE 41 Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades desportivas e culturais.
CLASSE 42 Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionados a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador.
CLASSE 43 Serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações temporárias
CLASSE 44 Serviços médicos; serviços veterinários; serviços de higiene e beleza para seres humanos ou animais; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura.
CLASSE 45 Serviços jurídicos; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer necessidades de indivíduos; serviços de segurança para proteção de bens e pessoas.

As classes são indicadores gerais de onde deverão ser incluídas as marcas, uma vez que identificamos o “segmento” devemos buscar nas listagens específicas, que são organizadas por classes ou por ordem alfabética, você pode consultar essas no site do INPI clicando aqui.

Problemas para classificar a sua marca

O que prevê a lei em relação às classes?

A lei precisa ser o mais abrangente possível para não ficar amarrada em algo que venha a se tornar obsoleto, assim, se nos ativermos apenas ao capítulo III da lei de propriedade industrial, que trata especificamente sobre marcas, a única referência sobre a classificação da marca está no artigo Art. 157 que prevê que não será considerado inexistente o pedido que, embora fora dos padrões estabelecidos pelo Art. 155, seja minimamente identificável, deverá então, o INPI fazer exigências para que seja corrigido o requerimento quando possível.

Um dos fatores que é considerado como essencial é justamente a especificação da classe, mas como podemos saber qual classe será especificada?

Mais à frente, na mesma lei temos que o Art. 227 determina que a classificação relativa às Marcas, Patente e Desenhos industriais, serão estabelecidas pelo INPI quando não fixadas por acordos internacionais vigentes no País.

O Brasil não é signatário do tratado de NICE, assim até o ano 2000 vigorou no país uma classificação própria do INPI.

Essa classificação, existente desde 1981 era dividida em 41 classes, sendo 35 de produtos e 6 de serviços e usava um sistema de código para indicar a classe da marca e subitens para assinlar  os produtos para os quais se requeria a proteção do registro de marca, limitando até três subitens.

Em setembro de 1999 foi publicado o Ato normativo 150-99 que previu que a partir de 3 de janeiro de 2000 todos os novos pedidos de registro de marca deveriam indicar a classificação de marcas de Nice ao invés da adotada pelo Brasil, observa-se nos “considerandos” o seguinte parágrafo:

“CONSIDERANDO a necessidade de adequação da classificação de registro de marca adotada pelo INPI, com aquela praticada internacionalmente, em virtude do processo de globalização da economia,”

O Art. 3 determina que no deferimento de marcas ou na renovação deveria a marca ser reclassificada utilizando-se o classificador de Nice, ou seja, com esta decisão a diferença acabaria em torno de 10 ou quinze anos, a depender do tempo que o INPI levasse para verificar as alterações, para tanto foi editada uma tabela de correspondências entre o classificador nacional do INPI e o classificador de Nice.

Em 2013 o INPI decidiu consolidar todas as suas resoluções e atos normativos e revogou o ato 150/99 publicando a Resolução 34/2013 que adotou integralmente o texto daquele.

Ainda hoje vemos em pesquisas no banco de dados do INPI marcas que contém a classificação nacional, composta de item e subitens, por que?

Reclassificar as marcas significa fazer uma nova análise de mérito pois, os subitens das classes eram muito mais restritivos que a especificação das classes de Nice, assim, o Brasil preferiu manter a convivência dos dois sistemas e deixar que o tempo cuidasse de eliminar os registros que não foram feitos com a classificação de NICE.

Quando estamos falando apenas de classes de marcas, a existência de duas formas de classificação não é exatamente um problema para profissionais que estejam acostumados com os dois sistemas.

Escolhendo a classe da marca

A principal exigência para o registro da marca é que a pessoa exerça licitamente a atividade para a qual requer proteção.

Embora o formulário do INPI para o registro de marca contenha um campo específico que basta clicar para que se “declare” que exerce licitamente a atividade requerida para a proteção da marca, esta será indicada quando da escolha da classe, daí por que é importante saber classificar corretamente a marca.

Ao escolhermos a classe para o registro de marca devemos ter algumas questões em mente:

O que diz seu plano de negócio:

Todo empreendedor que deve ter um plano de negócios ao menos rascunhado para que possa saber qual o direcionamento que será dado para a empresa que surge.

Parte do formulário de registro de marca com o destaque para o campo de classe e declaração de atividade
Parte do formulário de registro de marca em que deve ser indicada a classe e os produtos e o campo para a declaração de exercício de atividade compatível com a classe.

Uma das principais perguntas que devem ser respondidas durante a elaboração do plano de negócios é qual será a atividade da empresa, o que em direito é chamado de “objeto social” ou pode ser encontrado no Quadro CNPJ no campo de atividades econômicas, para que se comece uma verificação efetiva temos então que verificar estes locais.

Feito isso teremos a idéia inicial de se nossa empresa fabrica um produto ou se ela presta um serviço.

Analisando o plano de negócios da XPTO software temos que o objetivo principal da empresa é o desenvolvimento de software para smartphone, o primeiro produto e que será o foco dos investimentos da empresa é um software chamado “XPTO Tracking” aí temos a primeira dúvida, o software é um produto ou serviço?

Essa dúvida é sanada se consultarmos uma distinção existente para a tributação:

Nossos tribunais já decidiram que o software possui tanto a natureza de produto quanto de serviço, diferenciando uma ou outra a forma de sua comercialização:

O chamado “software de prateleira” ou aquele pré desenvolvido, que mesmo que não seja adquirido em loja física, em uma prateleira, é disponibilizado “no estado em que se encontra”, ou seja, sem que o desenvolvedor realize alterações em seu sistema a fim de customizar e atender necessidades específicas de cada cliente.

Mas o software também pode ser um serviço, principalmente se há um desenvolvimento customazido e específico para um determinado cliente, ainda que toda a base dele seja reutilizada a cada novo cliente, ainda assim, será um serviço.

Essa distinção no campo tributário é muito significativa pois irá diferenciar se ao final o software será tributado pela ICMS ou pelo ISS, assim também será essencial para sabermos se o estamos diante de um software de prateleira, um produto, ou do desenvolvimento de software específico (prestação de serviço).

Em uma primeira olhada na lista geral de produtos ou serviços poderíamos achar que a classe correta é a 42 que prevê entre outros serviços “concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador”.

Ocorre contudo que no caso XPTO ela desenvolveu um APP, sendo assim, seu software é considerado um software de prateleira, sendo a classificação correta encontrada na Classe 9, como produto, especificamente “Programa de computador para Download”.

E quais seus planos para o futuro?

É necessário também avaliar quais produtos ou serviços a empresa pretende explorar no futuro, há mercados que naturalmente acabam expandindo sua atuação para outros segmentos, como o de material esportivo.

Ainda que você comece produzindo óculos é possível que venha a futuramente expandir seus produtos para tênis, roupas, equipamentos esportivos de forma geral, que podem incluir desde bolas até shapes de skate e pranchas de surf e etc…

A análise das possibilidades de expansão é essencial para definir em quantas classes e para quais produtos ou serviços você irá requerer o registro da marca, somente assim poderá traçar a melhor estratégia para a proteção de seus produtos.

Como você reagiria se visse sua marca sendo usada por um concorrente?

Uma empresa bem gerida e que zele pela qualidade de seus produtos ou serviços acaba virando o “filho caçula” do empreendedor, e pode ser um susto ver esta marca ser utilizada por terceiros.

A única forma de proteger é obtendo o registro da marca e fazendo a classificação e especificação de produtos e serviços o mais corretamente possível, nesta hora, todo cuidado é pouco.

Principais erros na classificação da marca

Agora que temos uma visão geral da importância e necessidade da classificação é importante esclarecer alguns erros comuns quando estamos fazendo a classificação.

Indicar a classe Errada

O principal e mais difícil erro de ser cometido é a indicação da classe errada.

Este erro é muito comum principalmente no segmento de comércio.

Se você tenha uma loja que venda roupas, comprando de diversas confecções e vendendo para o consumidor final o seu interesse é consolidar o nome da sua Loja e não uma marca específica de roupa, pois sua loja é multimarcas.

Ao consultar a listagem de produtos e serviços você se deparará com a classe 25 para roupas.

Caso registre nesta classe a sua marca, estará errando a classe, o ideal é que você indique a classe 35, optando por algum dos serviços de comércio, pois um das notas explicativas da classe 35 é:

O agrupamento, para benefícios de terceiros, de vários produtos (excluindo-se o transporte destes) permitindo ao consumidor ver e comprar, com comodidade, tais produtos; serviços estes podendo ser restados por lojas de atacado ou varejo, por catálogos ou mídia eletrônica, por exemplo, através de websites ou programas de televisão voltados pra vendas; “

Assim, se você registrar sua marca na classe 25 estará errando a classificação e colocando em risco o registro da marca.

Errar para mais ou menos

Outro erro comum é quando a empresa possui mais de um segmento e registra apenas para um deles.

Como exemplo vamos trazer de novo a XPTO, a atividade principal dela é a comercialização do software em si, e não o desenvolvimento então optar pela classe 9 é o ideal.

De toda a forma, também seria bom que ela optasse pela classe 42 a fim de evitar que terceiros utilizem seu nome e reputação construída no mercado para atrair clientes, garantindo assim, também, que ela seja a única identificada por aquele termo, no segmento de softwares.

Infelizmente pequenas empresas não podem optar de uma única vez por fazer o registro da marca em duas ou mais classes ao mesmo tempo, e inicialmente terão que esperar que o INPI reconheça que há uma similaridade entre a classe 9 e a classe 42, contudo isso nem sempre pode ocorrer.

Agora com a entrada do Brasil no sistema do protocolo de Madrid é possível requerer em um único processo mais de uma classe o que reduz os custos do processo.

Ainda assim, o texto aqui continua relevante por diversas questões e serve de alerta para quando você for fazer escolher a da classe para o registro da marca no INPI

O ideal é nesse caso o empreendedor crie uma programação observando seu fluxo de caixa para que faça a extensão do registro de marca para outras classes o mais rápido possível.

Mas tenha cuidado pois mesmo que você tenha o valor para proteger sua marca em 10 classes diferentes, você pode acabar exagerando e requerendo a proteção em classes nas quais você não atua.

Por que determinar a classe é tão importante?

A diferença neste caso é muito sutil porém pode ter imenso impacto na proteção, é sempre bom ter em mente que a proteção conferida pela lei é em decorrência do exercício de uma atividade.

Isso quer dizer que se eventualmente você errar na classificação desta atividade sua marca pode ser invalidada pela caducidade.

Sempre que uma marca não é utilizada por mais de cinco anos qualquer pessoa pode pedir sua “caducidade” ou seja, o fim da validade do registro.

Como você requereu a marca para desenvolvimento de software mas vende um produto “de prateleira” caso venha a ser intimado pelo INPI a apresentar defesa em um processo de caducidade, terá dificuldade para comprovar que exerce a atividade para a qual a marca foi requerida e caso o INPI não aceite as provas que você apresentar e não ficar demonstrado o uso da marca para esta atividade nos últimos cinco anos você poderá ter declarada a marca como extinta pela caducidade.

Veja que novamente estamos nas “mãos” do examinador do INPI, que pode entender que há similaridade entre as classes 9 e 42 (o ideal caso você tenha optado apenas por uma classe), ou, no pior caso, declarar o fim do registro.

A maior dificuldade da classificação da marca é entender que, embora ela seja o principal elemento para determinar a qual produto ou serviço você está aplicando a marca, a proteção do registro da marca não está restrita apenas à Classe ou ao produto especificado.

Encontramos isso no Art. 124, XIX

Art, 124: Não são registráveis como marca:

(…)

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

A Lei não diz que a proteção será restrita à classe requerida, mas que esta abrangerá produtos e serviços semelhantes ou afim.

A classificação da marca é apenas um indicador para facilitar o reconhecimento do produto ou serviço para o qual foi requerido o registro da marca e não um delimitador, um elemento que lhe permitirá saber apenas “batendo o olho” se um termo específico pode ou não ser registrado como marca.

Na classificação nacional havia a seguinte explicação:

Duas premissas estiveram presentes na elaboração da Classificação:
– Estabelecer uma linguagem que agregasse produtos e serviços, utilizando denominações genéricas que delimitassem adequadamente o âmbito de proteção e, ao mesmo tempo, permitissem a análise de colidências por afinidade de produtos/serviços, intra e interclasses.

Ou seja, devemos sempre analisar se o termo que queremos registrar como marca já encontra algo semelhante na mesma classe do nosso produto ou serviço (intraclasses), se há algo semelhante entre as classes diversas de produtos ou mesmo se algum serviço pode com ele ser confundido (intercalasses).

A proteção do registro de marca é para produtos idênticos, semelhantes ou afim.

O que isso quer dizer então?

Retomando o caso da XPTO se ela classificar a marca dela na classe 42 ao invés de requerer na classe 9, sendo o software dela uma solução pré formatada para download, ainda assim inegável que a XPTO desenvolveu um software e haveria então uma possibilidade de o INPI entender que são atividades “afins”.

Novamente frisamos, que :

Embora no caso da XPTO a classe 9 seja seja a ideal o empreendedor terá duas possibilidades, contar com a experiência do examinador do INPI para que ele identifique a similaridade entre o produto (classe 9) e o serviço (classe 42) ou buscar a mais ampla proteção que seria que seria requerer o registro nas duas classes.Hoje com a vigência do protocolo de Madrid é possível requerer duas até três classes a cada pedido de registro de marca, o que, praticamente anula este problema.

O que, no caso que estamos estudando, não seria recomendável de forma alguma, seria o registro da marca apenas na classe 42.

Conclusão

A classe de marcas adotada pelo INPI visa o agrupamento de diversas atividades econômicas que observamos no mercado de forma a identificar um grupo destas atividades para o qual a marca foi requerida.

A classe de marcas não é contudo um “delimitador”, pois a lei especifica que a proteção será para produtos ou serviços semelhantes ou afins aqueles anteriormente registrados.

Por fim, identificar corretamente a classe ou as classes é essencial para que se tenha a maior proteção possível ao registro da marca com os menores custos, de forma a otimizar o uso dos recursos das empresas.

Caso você tenha ficado com algumas dúvida em relação à classificação de marcas do INPI, fique à vontade para entrar em contato.

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